특허청구범위는 특허 심사를 위한 발명을 널리 알려진 선행 발명과 비교하여 특허의 성립 요건인 신규성과 진보성을 판단하는 기준이 된다. 이 요건들을 특허청구범위에 기재된 발명의 내용과 선행 발명을 비교하여 심사할 때, 신규성은 선행 발명과의 동일성 여부를 판단하고, 진보성은 선행 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단하는 것이다.

신규성을 인정받기 위해서는 발명의 구성 요소가 선행 발명의 구성 요소에 포함되어 완전히 일치하는 물리적 동일성뿐만 아니라, 발명의 효과 면에서 선행 발명과 유사함을 의미하는 실질적 동일성도 부정되어야 한다. 이에 따라 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 요소가 상위 개념이고 선행 발명의 구성 요소가 하위 개념인 경우에는 동일성이 있는 것으로 판단하여 원칙적으로 신규성이 부정된다.

발명이 신규성을 갖추었다면, 다음으로는 진보성을 갖추었는지 심사한다. 해당 분야에 종사하는 사람이 통상적으로 아는 지식 수준에서 선행 발명을 토대로 해당 발명을 쉽게 예측할 수 있거나 따라 할 수 있다고 판단되면 진보성을 갖춘 것으로 인정하지 않는다. 따라서 선행 발명의 구성 요소를 단순히 치환하거나 선행 발명에 다른 요소를 단순히 결합시키는 경우에는, 신규성을 갖추더라도 진보성을 갖추지 못하기 때문에 발명에 대한 특허권을 획득할 수 없다.

- 2023학년도 교육청 전국연합학력평가 -

특허 심사를 위한 발명을 … 선행 발명과 비교하여 … 특허의 성립 요건인 신규성과 진보성을 판단

철수 쌤은 ‘비교’ ‘판단’ ‘성립 요건’ 등의 말이 나오면 습관적으로 판정도를 그린다. 지문에서도 ‘특허 심사를 위한 발명을 … 선행 발명과 비교’한다고 했다. 그리고 그것들의 ‘신규성과 진보성을 판단’한다고도 했다. ‘신규성과 진보성’은 ‘특허의 성립 요건’이라 했으므로, ‘특허 심사를 위한 발명’이 특허로 인정받으려면 신규성과 진보성이 인정돼야 함을 알 수 있다. 이를 고려해 아래와 같은 판정도를 그린다. 위 판정도에서 신규성과 진보성이 모두 예(Y)여야만 특허가 성립되는 것으로 파악했다. 그것들이 무엇인지는 모르지만 지문에서 특허 성립 요건이라고 했기 때문이다.

신규성을 인정받기 위해서는 … 물리적 동일성… 실질적 동일성도 부정되어야 … 예측할 수 있거나 따라 할 수 있다고 판단되면 진보성을 갖춘 것으로 인정하지 않는다

철수 쌤은 글을 읽어가며 판정도를 자주 수정한다. 그 이유 중 하나는 판정 기준을 부정문으로 만들지 않기 위해서다.

지문에서도 ‘신규성을 인정받기 위해서는 … 물리적 동일성… 실질적 동일성도 부정되어야’ 한다고 했다. 물리적으로 동일하지 ‘않아야’ 하며 실질적으로 동일하지 ‘않아야’ 한다는 것이다. 또한 ‘예측할 수 있거나 따라 할 수 있다고 판단되면 진보성을 갖춘 것으로 인정하지 않는다’고 했는데, 이는 예측 또는 따라 할 수 ‘없어야’ 한다는 것이다. 이를 고려해 위 판정도를 아래와 같이 수정하며 글을 읽었다. 위와 달리 판정 기준을 부정문으로 하고 ‘예(Y)’와 ‘아니오(N)’의 위치를 바꾸면 앞에서 그린 것처럼 세로로 판정 기준을 늘어놓을 수 있으나, 그렇게 하면 내용이 헷갈리는 경우가 많아 위와 같이 한다.

발명의 구성 요소가 선행 발명의 구성 요소에 포함되어 완전히 일치하는 … 유사함… 이에 따라 … 발명의 구성 요소가 상위 개념이고 선행 발명의 구성 요소가 하위 개념인

철수 쌤은 지문에서 논리적 모순을 느끼면 이를 시정하며 읽는다. 지문에서 ‘발명의 구성 요소가 선행 발명의 구성 요소에 포함되어 완전히 일치하는’ 경우와 ‘발명의 구성 요소가 상위 개념이고 선행 발명의 구성 요소가 하위 개념인 경우’를 읽었을 때 그랬다.

앞에서는 ‘발명의 구성 요소가 선행 발명의 구성 요소’의 하위 개념이라 해놓고 뒤에서는 그 반대로 얘기한 것이 의아했다. 이런 모순을 느낀 이유는 중의성을 지닌 문장 구성 때문이다. 지문에서 ‘물리적 동일성뿐만 아니라 … 실질적 동일성도 부정되어야 한다. 이에 따라 … ’라고 했는데, ‘이’가 앞의 ‘물리적 동일성’과 ‘실질적 동의성’ 모두를 가리키는 것이라 생각하면 논리적 모순을 느낀다. 그러나 그것이 실질적 동의성만을 가리키는 것으로 받아들이면 논리적 모순이 아니다.